11 grudnia 2006 r. do rejestru prowadzonego przez Deutsches Patent und Markenamt (niemiecki urząd patentowy) wpisano słowny znak towarowy BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft, głównie dla takich towarów i usług, jak reklama, kształcenie i usługi restauracyjne.
Spółka BGW wniosła sprzeciw wobec tej rejestracji, powołując się na wcześniejszy niemiecki słowno‑graficzny znak towarowy BGW, również zarejestrowany dla usług z zakresu reklamy i nauczania.
Decyzją z 2 października 2009 r. niemiecki urząd patentowy częściowo uwzględnił sprzeciw BGW i częściowo unieważnił rejestrację późniejszego znaku towarowego ze względu na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zachodzące pomiędzy kolidującymi ze sobą znakami. Wskutek odwołania wniesionego przez właściciela późniejszego znaku towarowego owa decyzja została uchylona decyzją z dnia 9 stycznia 2012 r., w której wskazano, że spółka BGW nie wykazała, iż używała swojego znaku towarowego w sposób pozwalający na utrzymanie praw do niego.
Spółka BGW zaskarżyła tę decyzję do Bundespatentgericht (federalnego sądu patentowego). Sąd ten uznał, że spółka wykazała, iż używała wcześniejszego znaku towarowego w sposób pozwalający na utrzymanie praw do niego w części.
W kwestii podobieństwa znaków sąd uznał, że całościowe wrażenie wywierane przez wcześniejszy znak towarowy jest całkowicie zdominowane przez ciąg liter „BGW”, zaś element graficzny tego znaku został użyty wyłącznie w celu podkreślenia owego ciągu na płaszczyźnie wizualnej. W odniesieniu do późniejszego znaku towarowego sąd odsyłający uznał, że kombinacja wyrazów „Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft” ma charakter opisowy i jest zupełnie pozbawiona charakteru odróżniającego, gdyż ogranicza się wskazania, że przedmiotowe towary i usługi są oferowane przez związek przedsiębiorstw z sektora zdrowia, działający na terytorium całego kraju, jednocześnie nie pozwalając na dokładne ustalenie handlowego pochodzenia tych towarów i usług.
Sąd skłaniał się ku stwierdzeniu, że całościowe wrażenie, jakie wywiera późniejszy znak towarowy, również jest zdominowane przez ciąg liter „BGW”. Skoro więc element złożonego znaku towarowego – w tym wypadku ciąg liter „BGW”, postrzegany w ramach późniejszego znaku towarowego jako akronim – ma jedynie charakter akcesoryjny, nie można przyjąć, że ma on dominującą czy choćby niezależnie odróżniającą pozycję.
Sprawa trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości UE ze względu na pytanie, czy w przypadku identycznych i podobnych towarów i usług można przyjąć istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd wówczas, gdy odróżniający ciąg liter, który stanowi dominujący element wcześniejszego, mającego przeciętnie odróżniający charakter słowno‑graficznego znaku towarowego, zostaje przejęty w późniejszym oznaczeniu słownym należącym do osoby trzeciej w taki sposób, że owemu ciągowi liter towarzyszy opisowa kombinacja słowna, która stanowi objaśnienie tego ciągu liter jako skrótu.
Trybunał wskazał, że o ile w ramach oceny charakteru opisowego oznaczenia uwaga skierowana jest na procesy umysłowe mogące doprowadzić do ustanowienia powiązań pomiędzy oznaczeniem lub jego różnymi częściami składowymi a danymi towarami lub usługami, o tyle w ramach oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd badanie dotyczy raczej procesów zapamiętywania, rozpoznawania i przywoływania oznaczenia, a zatem uwaga skierowana jest na mechanizmy skojarzeniowe.
Z tego względu stwierdzenie, zgodnie z którym ciąg liter odzwierciedlający pierwsze litery słów tworzących kombinację wyrazów ma jedynie charakter akcesoryjny w stosunku do tej kombinacji, należy rozumieć właśnie w ten sposób, nie zaś jako wyraz ogólnej zasady dokonywania oceny akcesoryjnego charakteru ciągu liter odzwierciedlającego pierwsze litery każdego ze słów wchodzących w skład kombinacji wyrazów, z którą ów ciąg się łączy.
Trybunał przypomniał też, że co do zasady nawet element mający słabo odróżniający charakter może zdominować całościowe wrażenie wywierane przez złożony znak towarowy lub przybrać w tym znaku niezależną pozycję odróżniającą, jeśli – zwłaszcza z uwagi na jego umiejscowienie w oznaczeniu lub jego rozmiar – może on zdominować postrzeganie oznaczenia przez konsumenta i zachować się w jego pamięci.
Należy jednak zauważyć, że sam fakt, iż późniejszy znak towarowy składa się z oznaczenia powielającego ciąg liter – który stanowi jedyny element słowny wcześniejszego znaku towarowego – oraz z kombinacji wyrazów, których pierwsze litery odpowiadają temu ciągowi, nie może wykluczać, że w przypadku owego wcześniejszego znaku towarowego będzie zachodzić prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.