Spółka prawa niemieckiego, combit Software, jest właścicielem słownych – niemieckiego i unijnego – znaków towarowych combit odnoszących się do towarów i usług w dziedzinie informatyki. Działalność tej spółki polega w głównej mierze na opracowywaniu i wprowadzaniu do obrotu oprogramowania komputerowego. Commit Business Solutions, spółka prawa izraelskiego, sprzedaje w obrocie międzynarodowym, za pośrednictwem sklepu witryny internetowej www.commitcrm.com, oprogramowanie opatrzone oznaczeniem słownym „Commit”. W chwili zaistnienia stanu faktycznego w postępowaniu głównym oferta tej spółki była dostępna w języku niemieckim, a sprzedawane przez nią oprogramowanie, po dokonaniu zakupu, mogło zostać dostarczone do Niemiec.

Jako właściciel znaków towarowych combit, combit Software pozwała Commit Business Solutions przed Landgericht Düsseldorf (sąd okręgowy w Düsseldorfie, Niemcy). Tytułem żądania głównego domagała się ona, powołując się na należący do niej unijny znak towarowy, nakazania Commit Business Solutions zaprzestania używania w Unii oznaczenia słownego „Commit” w odniesieniu do sprzedawanego przez nią oprogramowania. Tytułem żądania ewentualnego wniosła ona, powołując się na należący do niej niemiecki znak towarowy, o nakazanie tej spółce zaprzestania używania tego oznaczenia słownego w Niemczech.

Landgericht Düsseldorf oddalił podniesione przez combit Software żądanie główne, jednak uwzględnił żądanie wniesione tytułem ewentualnym. Uznawszy, że Landgericht Düsseldorf powinien był nakazać Commit Business Solutions zaprzestanie używania oznaczenia słownego „Commit” w całej Unii, combit Software wniosła apelację do Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższego sądu krajowego w Düsseldorfie). Ten ostatni sąd uznał, że używanie oznaczenia słownego „Commit” przez Commit Business Solutions stwarza w odczuciu przeciętnego konsumenta niemieckojęzycznego prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do znaku towarowego combit. Natomiast zdaniem tego sądu takie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie powstaje w odczuciu przeciętnego konsumenta anglojęzycznego.

Sąd ten zastanawiał się, w jaki sposób w takiej sytuacji należy zastosować zasadę jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego i postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniem prejudycjalnym, jakie skutki dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku słownego unijnego znaku towarowego i innego oznaczenia, względem którego zarzuca się naruszenie praw do tego znaku, ma okoliczność, że z perspektywy przeciętnego konsumenta części państw członkowskich różnica konceptualna między tym znakiem a oznaczeniem znosi istniejące między nimi podobieństwo fonetyczne, natomiast nie ma to miejsca w odczuciu przeciętnego konsumenta z innych państw członkowskich.

W wyroku z 22 września 2016 r. Trybunał uznał, że jeżeli, tak jak w niniejszym wypadku, sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych stwierdzi w ramach wykonywania powyższej kompetencji, że używanie oznaczenia stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do unijnego znaku towarowego na części terytorium Unii, podczas gdy w innej części Unii to samo używanie nie powoduje powstania takiego prawdopodobieństwa, to sąd ten nie może uznać, iż nie doszło do naruszenia praw wyłącznych przysługujących z tytułu tego znaku. Przeciwnie, jego obowiązkiem jest stwierdzenie, że doszło do naruszenia pełnionej przez ten znak funkcji wskazywania pochodzenia, a w konsekwencji do naruszenia przysługujących z tytułu tego znaku praw wyłącznych.

Jeżeli sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych na podstawie dowodów, które co do zasady powinny mu zostać przedłożone przez pozwanego, ustali, że w określonej części Unii prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie istnieje, to prowadzenie zgodnej z prawem działalności handlowej wynikającej z używania danego oznaczenia w tej części Unii nie może zostać zakazane.