Co prawda 1 kwietnia to zwyczajowo dzień żartów, a opisany poniżej wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 19 marca bieżącego roku dotyczy zabawek, to jednak zapewne żadnej ze stron na Sali sądowej nie było do śmiechu.
21 stycznia 2008 r. wnosząca odwołanie spółka MEGA Brands International dokonała w OHIM zgłoszenia oznaczenia graficznego MAGNEXT, głównie dla zabawek. 29 marca 2010 r. spółka dokonała w OHIM drugiego zgłoszenia dla słownej wersji oznaczenia.
5 września 2008 r. i 17 czerwca 2010 r. spółka Diset SA wniosła dwa sprzeciwy wobec rejestracji rozpatrywanych znaków towarowych oparte na wcześniejszym słownym hiszpańskim znaku towarowym MAGNET 4. Wydział Sprzeciwów OHIM uwzględnił sprzeciwy wniesione przez Diset. Izba Odwoławcza OHIM oddaliła zaś odwołania od decyzji wspomnianego Wydziału Sprzeciwów wniesione przez spółkę wnoszącą odwołanie.
Rozpatrujący sprawę Sąd I Instancji wskazał, że zgłoszony graficzny znak towarowy jest wyraźnie podzielony na dwie części: »mag« i »next«. Ponadto ponadwymiarowość wielkiej litery »X« oraz jej stylizacja skutkują tym, że właściwy krąg odbiorców zapamięta wizerunek angielskiego określenia »next« jako odrębny element wspomnianego znaku towarowego, który wywołuje szczególne wizualne wrażenie niewywoływane przez oznaczenie MAGNET 4. Określenie »magnet«, które dominuje w tym ostatnim oznaczeniu, stwarza bowiem wizualne wrażenie jednego wyrazu, mimo że cyfra »4« nie występuje w zgłoszonym graficznym znaku towarowym.
Współzależnie wielka litera »X« sprawia, że wymowa drugiego składnika zgłoszonego graficznego znaku towarowego staje się uwydatniona, co w połączeniu z wizualnym rozdzieleniem dwóch elementów »mag« i »next« może powodować fonetyczne odtworzenie tego znaku towarowego w dwóch wyrazach, podczas gdy określenie »magnet« w ramach wcześniejszego znaku towarowego będzie wymawiane jako jeden wyraz, który dodatkowo nie obejmuje dźwięku wytwarzanego przez literę »x«.
Sąd uznał, że jeśli chodzi o porównanie kolidujących ze sobą oznaczeń pod względem konceptualnym, istnienie w języku hiszpańskim przymiotnika „magnético” – powszechnie używanego przez właściwy krąg odbiorców w celu wskazania artykułu posiadającego cechy magnetyczne – skutkuje tym, że ów krąg odbiorców skojarzy wcześniejszy znak towarowy z przedmiotami posiadającymi takie cechy.
Wnosząca odwołanie przedstawiła zbiór dowodów wykazujących, że podkreślenie cech magnetycznych zabawek i przedmiotów do zabawy stanowi stałą praktykę podmiotów działających w rozpatrywanym sektorze. W tych okolicznościach w pkt 33 wspomnianego wyroku uznał on, że wcześniejszy znak towarowy MAGNET 4 jest nośnikiem przekazu, który może zostać powiązany przez właściwy krąg odbiorców z cechami towarów, dla których został on zarejestrowany, a które są identyczne z towarami oznaczonymi zgłoszonymi znakami towarowymi graficznym i słownym. Sąd wywiódł z tego, że wcześniejszy znak towarowy wykazuje charakter nie przeciętnie odróżniający, lecz słabo odróżniający.
W świetle wszystkich powyższych rozważań Sąd orzekł, że uznając prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku zgłoszonego graficznego znaku towarowego i wcześniejszego znaku towarowego, Izba Odwoławcza dopuściła się błędu w ocenie.
Rozpatrujący sprawę finalnie Trybunał Sprawiedliwości UE nie zgodził się jednak z Sądem. Wskazał, że ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących dany złożony znak towarowy i porównania go z innym znakiem towarowym. Sąd nie przedstawił żadnego uzasadnienia, nawet dorozumianego, pozwalającego na poznanie powodów, dla których zakwalifikował on element „magnet” jako dominujący. Po drugie, Sąd nie uzasadnił również, nawet w sposób dorozumiany, nieujęcia cyfry „4” w dokonanej przez siebie ocenie podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń.
W konsekwencji Trybunał odesłał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd.
