OHIM, rozpatrujący sprawy dotyczące wspólnotowych znaków towarowych, nie musi kierować się wcześniejszym wyrokiem sądu krajowego, orzekającego w sprawie naruszenia prawa do znaku. Tak stwierdził w niedawnym wyroku Sąd I Instancji UE.
13 października 2009 r. Carolus C. BVBA dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) zgłoszenia słownego wspólnotowego znaku towarowego „English pink”, głównie dla owoców, warzyw i płodów rolnych.
20 kwietnia 2010 r. spółki Apple and Pear Australia Ltd oraz Star Fruits Diffusion, wniosły sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, który opierał się wcześniejszych znakach towarowych: słownym i słowno-graficznym „PINK LADY” oraz graficznym, którego większość stanowił kolor różowy.
Wydział Sprzeciwów odrzucił sprzeciw. 7 czerwca 2011 r. skarżące wniosły do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
Wyrokiem z 28 czerwca 2012 r., wydanym w następstwie wniesionego przez skarżące powództwa o naruszenie praw do wcześniejszych graficznych i słownego wspólnotowych znaków towarowych oraz do znaku towarowego Beneluksu, tribunal de commerce de Bruxelles (sąd gospodarczy w Brukseli, Belgia), działający jako sąd orzekający w sprawach wspólnotowych znaków towarowych, unieważnił prawo do znaku towarowego Beneluksu „ENGLISH PINK” i zakazał Carolus C. używania rzeczonego znaku towarowego na terytorium Unii Europejskiej. Pismem z 4 lipca 2012 r. skarżące notyfikowały wspomniany wyrok OHIM. Powiadomiły też OHIM o tym, że Carolus C. zrzekła się prawa do wniesienia środka odwoławczego od tego wyroku i że w konsekwencji ów wyrok uprawomocnił się.
Decyzją z 29 maja 2013 r. Czwarta Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie. Uznała ona, że wspomniane znaki towarowe różnią się pod względem wizualnym. Podkreśliła ona, że elementy słowne mają mniej więcej taką samą długość i takie samo znaczenie oraz że wspólny element słowny „pink” zajmuje odmienne pozycje w ramach kolidujących ze sobą oznaczeń, a także że żaden z dwóch elementów, które stanowią składniki wspomnianych znaków towarowych, nie jest bardziej dominujący niż drugi. Uściśliła ona, że zgłoszony znak towarowy odtwarza wyłącznie połowę wcześniejszego słownego znaku towarowego, a także że element słowny „pink” nie jest odróżniający.
Sprawa zakończyła się przed Sądem I Instancji UE, gdyż skarżące uznały, że w postępowaniu powinien zostać uwzględniony wyrok sądu w Beneluksie.
Sąd uznał, że Izba Odwoławcza była zobowiązana do wskazania w zaskarżonej decyzji uzasadnienia odnoszącego się do jej rozstrzygnięcia w przedmiocie wspomnianej kwestii uwzględnienia nowej okoliczności faktycznej w postaci wyroku sądu krajowego. Wskazał też, że to naruszenie samo w sobie skutkuje stwierdzeniem nieważności zaskarżonej decyzji. Jednakże, uwzględniwszy szczególne okoliczności niniejszego sporu, w którym sąd orzekający w sprawach wspólnotowych znaków towarowych wydał orzeczenie przed wydaniem zaskarżonej decyzji, Sąd był zdania, że niezbędne jest dokonanie analizy ogólnych zasad pewności prawa, dobrej administracji i ochrony uzasadnionych oczekiwań.
Ze względu na pewność prawa oraz, ściśle, dobrą administrację każde zgłoszenie do rejestracji musi zostać rozpatrzone w sposób dokładny i kompletny, tak aby uniknąć nieprawidłowego rejestrowania znaków towarowych. Owo badanie musi mieć miejsce w każdym konkretnym przypadku. Rejestracja oznaczenia jako znaku towarowego zależy bowiem od specyficznych kryteriów, które znajdują zastosowanie w kontekście stanu faktycznego danej sprawy i służą weryfikacji, czy dane oznaczenie nie jest objęte podstawą odmowy rejestracji.
Wyrok tribunal de commerce de Bruxelles stanowił istotną dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy okoliczność faktyczną. Izba Odwoławcza nie mogła bowiem pominąć uznania, iż istnieją istotne kwestie wspólne dla okoliczności faktycznych stanowiących przedmiot postępowania wszczętego w następstwie powództwa o naruszenie oraz dla okoliczności faktycznych stanowiących przedmiot postępowania wszczętego w następstwie sprzeciwu wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.
Sąd wskazał, że w niniejszym wypadku wyrok tribunal de commerce de Bruxelles stanowił istotną okoliczność faktyczną, którą Izba Odwoławcza powinna była ocenić ze względu na ewentualny wpływ tej okoliczności na rozstrzygnięcie rozpatrywanego przez nią sporu.
Sąd przypomniał jednak, że orzeczenie sądu krajowego wydane przezeń w charakterze sądu orzekającego w sprawach wspólnotowych znaków towarowych w przedmiocie powództwa o naruszenie prawa do wspólnotowego znaku towarowego nie korzysta z żadnej powagi rzeczy osądzonej w stosunku do organów OHIM w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, nawet jeśli jest on identyczny z krajowym znakiem towarowym, którego dotyczy powództwo o naruszenie prawa. Z powyższego wynika, że istnienie w niniejszym wypadku orzeczenia, takiego jak orzeczenie tribunal de commerce de Bruxelles, nawet gdy jest ono prawomocne, nie wystarcza samo w sobie, aby umożliwić Sądowi określenie decyzji, którą powinna wydać Izba Odwoławcza.
Sąd wskazał więc, że choć Izba Odwoławcza powinna wziąć pod uwagę wydany wyrok, to jednak nie musiała się zgadzać z jego treścią.
