Trybunał Sprawiedliwości UE w niedawnym wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 r. rozstrzygał skierowane do niego zagadnienie prawne dotyczące interpretacji sformułowania „rzeczywiste używanie” zawartego w Rozporządzeniu Rady w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Pytanie prejudycjalne dotyczyło możliwości powoływania się na „rzeczywiste używanie” w przypadku, gdy zarejestrowany znak towarowy używany jest wyłącznie za pośrednictwem złożonego znaku towarowego, którego element on stanowi. Ponadto wątpliwość pojawiła, czy wykładnią pojęcia można również objąć używanie zarejestrowanego znaku towarowego, który jest używany wyłącznie w połączeniu z innym znakiem towarowym, przy czym połączenie tych dwóch znaków jest także zarejestrowane jako znak towarowy.
Spór powstał między dwoma producentami odzieży - spółką Levi Strauss oraz spółką Colloseum. Linie odzieży należące do spółki Levi Strauss sygnowane były powszechnie znanym znakiem towarowym LEVI'S, charakteryzującym się „wszywkami” koloru czerwonego umieszczanymi w górnej części tylnej kieszeni spodni czy spódnic, z napisem LEVI'S. Wszystkie oznaczenia (znak słowny LEVI'S, znak słowno-graficzny – LEVI'S umieszczony w czerwonym prostokątnym elemencie, znak słowno-graficzny w postaci prostokątnej „wszywki” w kolorze czerwonym, umieszczanej u góry prawej tylnej kieszeni) stanowiły wspólnotowe znaki towarowe zarejestrowane na rzecz spółki Levi Strauss.
Spółka Colloseum, wprowadziła na rynek linie odzieży - spodni – do których tylnych kieszeni doszywane były prostokątne czerwone elementy, umieszczane u góry lewej kieszeni, na których widniała nazwa marki.
Spółka Collosem przegrała sprawę z powództwa spółki Levi Strauss, w wyniku której zakazano Colloseum oferowania, sprzedaży i przechowywania w tych celach tego rodzaju spodni. Po wniesieniu kilku odrzuconych apelacji, sąd niemiecki skierował pytanie do Trybunału Sprawiedliwości. Główną kwestią w nim poruszoną była wątpliwa wykładnia pojęcia „rzeczywiste używanie”, co było podnoszone w treści apelacji przez spółkę Colloseum.
Trybunał podkreślił na wstępie, iż pojęcie „rzeczywiste używanie” jest kluczowe, jeżeli spojrzeć na kwestie zachowania praw przez właściciela zarejestrowanego znaku towarowego. W przypadku braku rzeczywistego używania znaku przez pięć lat podlega on sankcjom wskazanym w prawie pochodnym.
Trybunał poruszył następnie kwestie mocy odróżniającej znaku, w których to rozważaniach skład sędziowski kolejny raz wskazał, iż podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentom, że dane towary pochodzą z danego przedsiębiorstwa. Cecha odróżniająca znaku „może być wynikiem zarówno używania jako części zarejestrowanego znaku towarowego jednego z jego elementów, jak i używania innego znaku towarowego w połączeniu z zarejestrowanym znakiem towarowym. W obu tych przypadkach wystarczy, by w następstwie tego używania zainteresowany krąg odbiorców faktycznie rozpoznawał towar lub usługę oznaczone wyłącznie znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa.”
Trybunał, wracając do rozważań w temacie używania znaku, odróżnił używanie, które ma miejsce przed rejestracją znaku oraz rzeczywiste używanie, już po jego rejestracji.
Zdaniem Trybunału, aby dane używanie mieściło się w pojęciu rzeczywistego używania w rozumieniu rozporządzenia, zarejestrowany znak towarowy, który jest używany wyłącznie jako część innego złożonego znaku towarowego lub w połączeniu z innym znakiem towarowym, dalej musi być postrzegany jako wskazanie pochodzenia danego towaru.
W konkluzji Trybunał doszedł do wniosku, że w przypadku gdy zarejestrowany znak towarowy, który uzyskał swój charakter odróżniający w następstwie używania innego złożonego znaku towarowego, którego element stanowi, jest używany wyłącznie za pośrednictwem tego innego złożonego znaku towarowego lub w przypadku gdy jest on używany wyłącznie w połączeniu z innym znakiem, a połączenie tych dwóch znaków jest ponadto także zarejestrowane jako znak towarowy, wymóg rzeczywistego używania znaku towarowego może zostać spełniony.
