7 maja 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał kolejne orzeczenie dotyczące wspólnotowych znaków towarowych.
W 1998 r. spółka MIP Metro Group Intellectual Property GmbH&Co. KP zgłosiła do rejestracji w OHIM wspólnotowy znak towarowy słowno-graficzny MAKRO, na który to znak zostało udzielone prawo ochronne w klasach towarowych 9, 35, 36 i 41. W 2003 r. skarżąca spółka Macros Consult GmbH wniosła o rejestrację znaku słownego MAKROS, kwalifikując go w klasach towarowych 35, 36, 41. Znak został zarejestrowany w OHIM w 2005 r. Interwenient, posiadacz zarejestrowanego znaku towarowego MAKRO, wniósł w 2005 r. sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla wszystkich usług określonych we wniosku rejestracyjnym dla tego znaku.
W 2007 r. skarżąca złożyła wniosek o unieważnienie prawa do spornego znaku MAKRO, obejmujący wszystkie towary i usługi, dla których ten znak został zarejestrowany. OHIM zawiesił postępowanie w sprawie sprzeciwu złożonego przez interwenienta, do czasu zakończenia rozpatrywanego postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku. Wniosek o unieważnienie prawa złożony przez skarżącą został w 2009 r. oddalony przez Wydział Unieważnień, który uznał, iż istnienie wcześniejszego prawa opartego na firmie spółki skarżącej nie zostało dowiedzione z powodu niewykazania przez nią, iż to oznaczenie było używane w obrocie handlowym w dniu zgłoszenia spornego znaku towarowego. Mimo wniesienia przez skarżąca – spółkę Makros Consult GmbH – odwołania od decyzji Wydziału Unieważnień, jej wniosek został również oddalony przez IV Izbę Odwoławczą OHIM.
Sąd uznał, iż powoływanie się na kopie zgłoszenia krajowego znaku towarowego z 1998 r. nie pozwalało stwierdzić rozpoczęcia z tym dniem działalności gospodarczej, tym bardziej, że skarżąca nie dokonała procedury rejestracji. Do uznania istnienia wcześniejszego prawa nie było to wystarczające bez przytoczenia faktu rejestracji działalności handlowej w roku 1998 r. oraz okazania w tym celu stosownych dokumentów. Skarżąca powoływała się ponadto na niemiecką ustawę o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń, w celu dowiedzenia, iż posiada wcześniejsze prawo do znaku towarowego MACROS CONSULT, zgodnie z którą, gdy zachodzi używanie w działalności gospodarczej szyldu czy oznaczenia firmy, można korzystać z ochrony danego oznaczenia na podstawie niemieckiego prawa krajowego.
Sąd w swoim wyroku wskazał na cztery przesłanki, których łączne spełnienie pozwala uzyskać unieważnienie do wspólnotowego znaku towarowego, w przypadku istnienia innego niż znak towarowy oznaczenia. Znak taki musi być używany w obrocie handlowym i mieć znaczenie większe niż lokalne; prawo do tego oznaczenia powinno być nabyte zgodnie z prawem państwa członkowskiego, w którym oznaczenie było używane przed dniem dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego; uprawniony do tego oznaczenia powinien mieć przyznaną możliwość zakazania używania późniejszego znaku towarowego.
Sąd zauważył ponadto, iż w przypadku istnienia wcześniejszego prawa krajowego do znaku to na wnioskodawcę został nałożony ciężar przedstawienia OHIM nie tylko szczegółowych danych wykazujących, że spełnia on przesłanki wymagane zgodnie z ustawodawstwem krajowym, o którego zastosowanie wnosi, lecz również szczegółowych danych określających treść tego ustawodawstwa.
Sąd oddalił skargę, uznając, iż Izba Odwoławcza nie popełniła błędu słusznie uznając, iż wcześniejsze prawo do znaku nie przysługuje skarżącej.
