20 marca 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał interesujący wyrok w zakresie znaków towarowych w sprawie T-571/11.
24 maja 2004 r. Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd dokonała w OHIM zgłoszenia wspólnotowego słownego znaku towarowego "CLUB GOURMET". Towary, wobec których wniesiono o rejestrację znaku należą do klas 16, 21, 29, 30, 32 i 33 klasyfikacji nicejskiej i stanowią głównie artykuły żywnościowe. 22 lipca 2005 r. skarżąca, hiszpańska sieć domów towarowych El Corte Inglés SA, wniosła o sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, wskazując podobieństwo między tym znakiem a wcześniej zarejestrowanym przez siebie znakiem graficznym "CLUB DEL GOURMET, EN.... El Corte Inglés", należącym do klasy 35 klasyfikacji nicejskiej.
Decyzją z dnia 28 lipca 2011 r. Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła skargę, gdyż uznała, że opis usług objętych wcześniejszym znakiem towarowym zarejestrowanym przez skarżącą jako „zadanie reklamowe” nie pozwala na porównanie z towarami oznaczonymi zgłoszonym znakiem towarowym i nie odpowiada żadnemu z towarów lub żadnej z usług wymienionych w przedmiotowej części klasyfikacji nicejskiej. Ponadto, kolidujące ze sobą znaki towarowe są całościowo różne pod względem wizualnym, pozbawione podobieństwa pod względem fonetycznym i wykazują niewielkie pokrewieństwo pod względem koncepcyjnym.
Skarżąca w skardze do Trybunału podniosła, że zgodnie z praktyką stosowaną do 1997 r. przez hiszpański urząd patentów i znaków towarowych (OEPM) znak-slogan jest chroniony nie tylko w odniesieniu do usług należących do klasy 35, ale także w odniesieniu do towarów i usług należących do klas 29–33 i 42 .
Trybunał wyjaśnił, że skarga ma na celu jedynie kontrolę zgodności z prawem decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM. Nie można powoływać się na nowe okoliczności, które nie nie zostały przedstawione przez strony przed OHIM. Ponadto dodał, że OHIM byłby zobowiązany zbadać z urzędu przepisy krajowe, gdyby skarżąca podnosiła w toku postępowania, że ochrona przyznana jej na wcześniejszy znak towarowy rozciąga się także na towary z klas 29–33 i 42. Skarżąca nigdy jednak nie przytoczyła takiego argumentu. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Trybunał uznał, że ochrona wcześniejszego znaku towarowego rozciąga się tylko na towary należące do klasy 35, a więc nie można mówić w przedmiotowej sprawie o podobieństwie towarów, a przez to i samych znaków. Między towarami oznaczonymi wcześniej zarejestrowanym znakiem towarowym a towarami objętymi zgłoszonym znakiem towarowym nie ma więc żadnego związku.
Skarga El Corte Inglés została oddalona w całości.
