Niedawno wszyscy jedliśmy pączki, obchodząc Tłusty Czwartek. Te lukrowane słodkości były też przedmiotem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.
25 maja 2006 r. hiszpańska spółka Bimbo SA dokonała zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego „BIMBO DOUGHNUTS”, dla towarów takich, jak wyroby ciastkarskie i produkty piekarnicze, zwłaszcza pączki. 16 stycznia 2007 r. spółka Panrico SA wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla wszystkich towarów. Sprzeciw został oparty na kilku wcześniejszych słownych i graficznych krajowych i międzynarodowych znakach towarowych, w szczególności na słownym hiszpańskim znaku towarowym „DOGHNUTS”.
Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie. Izba zauważyła, że „doughnut” jest słowem angielskim oznaczającym „[...] małe pulchne ciastko w kształcie grubego pierścienia sporządzone z ciasta”. Według Izby Odwoławczej słowo to nie istnieje w języku hiszpańskim, w którym jego odpowiednikami są „dónut” lub „rosquilla”. Izba Odwoławcza uznała, że dla przeciętnego konsumenta hiszpańskiego (z wyjątkiem mówiących po angielsku) słowo „doughnut” nie opisuje rozpatrywanego produktu ani jego właściwości i nie wykazuje szczególnej konotacji w odniesieniu do nich. Zdaniem Izby Odwoławczej wcześniejszy znak towarowy, tak jak zgłoszone oznaczenie, jest postrzegany przez większość konsumentów jako termin cudzoziemski lub fantazyjny.
Izba Odwoławcze stwierdziła, że uwzględniając przeciętny charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego, w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – ze względu na przeciętny stopień podobieństwa wizualnego i fonetycznego oznaczeń – istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd właściwych konsumentów w odniesieniu do wszystkich zakwestionowanych towarów, które zostały uznane za identyczne. Bimbo wniosła skargę mającą na celu, tytułem głównym, zmianę spornej decyzji, a posiłkowo – stwierdzenie jej nieważności, oddaloną przez sąd.
Spółka Bimbo w późniejszym postępowaniu przed trybunałem Sprawiedliwości EU utrzymywała przede wszystkim, że w wyroku sąd pomylił pojęcia „charakteru odróżniającego” oraz „elementu pozbawionego wszelkiego znaczenia” z jednej strony z pojęciem „niezależnej pozycji odróżniającej” z drugiej strony. Ani samoistnego charakteru odróżniającego, ani stopnia znaczenia jednego z elementów złożonego znaku towarowego nie można mylić z odróżniającą pozycją tego elementu w tym znaku towarowym. Termin „pozycja” sugerowała, zdaniem Bimbo, że chodzi o pojęcie, które należy oceniać w świetle cech charakterystycznych pozostałych elementów tworzących dane oznaczenie.
Trybunał podkreślił, że istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd należy oceniać całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w danej sprawie. Ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących dany złożony znak towarowy i porównania go z innym znakiem towarowym. Przeciwnie, porównania należy dokonać poprzez analizę danych znaków towarowych postrzeganych każdy jako całość.
Trybunał uznał, że nawet przy założeniu, iż element „bimbo” zajmuje pozycję dominującą w ramach znaku towarowego, o którego rejestrację wniesiono, element „doughnuts” nie jest bez znaczenia w całościowym wrażeniu wywieranym przez ten znak towarowy i powinien z tego względu być brany pod uwagę przy porównaniu kolidujących ze sobą znaków towarowych. Skoro element „doughnut” jest pozbawiony jakiegokolwiek znaczenia dla właściwego kręgu odbiorców, element ten nie tworzy z pozostałym elementem oznaczenia przy łącznym ich rozpatrywaniu jednostki mającej inne znaczenie w stosunku do znaczenia wspomnianych elementów rozpatrywanych oddzielnie. Element „doughnuts” zachowuje niezależną pozycję odróżniającą w ramach znaku towarowego, o którego rejestrację wniesiono, i powinien z tego względu być brany pod uwagę przy całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
W rezultacie, Trybunał oddalił skargę.
