25 października 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie dotyczące różnych postaci danego znaku towarowego. Powód był właścicielem słownych znaków towarowych PROTIPLUS i PROTI, jak również słowno-graficznego znaku towarowego Proti Power. Powyższe znaki krajowe zostały zarejestrowane między innymi dla preparatów na bazie protein. Pozwany natomiast był właścicielem słownego znaku towarowego Protifit, zarejestrowanego dla suplementów żywnościowych, preparatów witaminowych i dietetycznych środków spożywczych.
Powództwo zostało wniesione o zobowiązanie do wyrażenia zgody na wykreślenie znaku towarowego Protifit i o zakazanie używania tego znaku. Swoje żądania oparł on w głównej mierze na prawach związanych ze znakiem towarowym PROTI, zaś posiłkowo jedynie na prawach związanych ze znakami towarowymi PROTIPLUS i Proti Power. Sąd pierwszej instancji oddalił żądania, uznając, że prawa związane ze znakiem towarowym PROTI nie mogą być przeciwstawiane znakowi Protifit.
Niemiecki sąd apelacyjny zadał w sprawie pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości, czy należy przyjmować, że używanie znaku towarowego ma miejsce również wtedy, gdy używanie tego znaku towarowego następuje w postaci różniącej się od postaci, w jakiej został on zarejestrowany, pod warunkiem że różnice nie mają wpływu na charakter odróżniający znaku towarowego, także w przypadku, gdy inny znak towarowy w postaci, w jakiej jest używany, również został zarejestrowany.
Trybunał uznał, że w żaden sposób nie wynika, by odmienna postać, w jakiej znak towarowy jest używany, nie mogła być także zarejestrowana jako znak towarowy. Przepisy prawa dążą do umożliwienia właścicielowi znaku wprowadzenia dla danego oznaczenia, w ramach jego wykorzystania handlowego, wariantów, które nie zmieniając jego charakteru odróżniającego, pozwolą lepiej dostosować je do wymogów sprzedaży i promocji oznaczonych nim towarów lub usług.
Osiągnięcie opisanego powyżej celu byłoby utrudnione, gdyby do ustalenia używania zarejestrowanego znaku towarowego wymagano spełnienia dodatkowego warunku, zgodnie z którym owa odmienna postać, w jakiej dany znak jest używany, nie mogła sama być przedmiotem rejestracji jako znak towarowy. Rejestracja nowych postaci znaku towarowego pozwala bowiem na wyprzedzenie mogących nastąpić zmian w wizerunku danego znaku i w rezultacie na dostosowanie go do zmieniającej się rzeczywistości rynkowej.
Trybunał stwierdził jednak, iż w przypadku „rodziny” lub „serii” znaków towarowych istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wynikające konkretnie z faktu, że konsument może błędnie ocenić pochodzenie czy źródło towarów lub usług oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym, zakładając niesłusznie, że znak ten stanowi część danej rodziny czy serii znaków. W związku z tym, w celu ustalenia istnienia „rodziny” lub „serii” znaków towarowych należy dowieść używania dostatecznej liczby znaków mogących tworzyć taką „rodzinę” lub „serię”.
Zdaniem Trybunału, nie można oczekiwać od konsumenta, by w braku używania dostatecznej liczby znaków towarowych mogących tworzyć „rodzinę” lub „serię” był on w stanie rozpoznać wspólny element tej rodziny bądź serii znaków lub skojarzyć z tą rodziną bądź serią inny znak towarowy zawierający ten sam element wspólny. Zatem, aby powstało ryzyko, że odbiorcy błędnie odczytają przynależność zgłoszonego znaku towarowego do „rodziny” lub „serii” znaków towarowych, pozostałe znaki należące do tej rodziny lub serii muszą być na rynku obecne.
Możliwe jest, by właściciel zarejestrowanego znaku towarowego mógł do celów wykazania jego używania w rozumieniu tego przepisu powoływać się na jego używanie w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany, pod warunkiem że różnice między tymi dwiema postaciami nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku, i to niezależnie od faktu, że ta odmienna postać również została zarejestrowana jako znak towarowy.
Trybunał uznał więc, iż dochodzenie praw w oparciu o "rodzinę" znaków jest możliwe, jeżeli wszystkie jej elementy są dostępne na rynku i kojarzone jako ta "rodzina" przez konsumentów.
