W dniu 17 października 2008 r. spółka Smart Technologies ULC wystąpiła do OHIM o rejestrację oznaczenia słownego „WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH” („Czynimy łatwiejszym to, co specjalne”) jako wspólnotowego znaku towarowego. Decyzją z dnia 7 kwietnia 2009 r. ekspert OHIM odmówił rejestracji zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarów wskazanych w zgłoszeniu, opierając się na uzasadnieniu, że zgłoszony znak towarowy pozbawiony był charakteru odróżniającego. Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie od decyzji eksperta.
W orzeczeniu tym Trybunał poruszył interesującą kwestię znaków towarowych będących sloganami reklamowymi. Znaki takie można oskarżać o brak zdolności odróżniającej, a więc o to, że produkty lub usługi nimi oznaczone nie budzą wrażenia pochodzenia od konkretnego przedsiębiorcy.
Trybunał przywołał m. in. swoje orzeczenie z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie C‑398/08 P Audi przeciwko OHIM dotyczące charakteru odróżniającego znaków towarowych mających postać sloganów reklamowych. Podkreślił tam, że fakt, iż znak towarowy postrzegany jest przez dany krąg odbiorców jako sformułowanie reklamowe, nie wystarcza sam w sobie do uznania, że znak ten pozbawiony jest charakteru odróżniającego. Taki znak towarowy może być bowiem postrzegany jednocześnie jako sformułowanie reklamowe i jako wskazanie pochodzenia danych towarów i usług od konkretnego przedsiębiorcy. Według Trybunału, znak towarowy będący jednocześnie sloganem reklamowym trzeba jednak uznać za mający charakter odróżniający, jeżeli właściwy krąg odbiorców będzie mógł w nim dostrzec od razu, oprócz funkcji reklamowej, także wskazanie pochodzenia handlowego danych towarów lub usług.
Z orzeczenia wynika również, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem charakter odróżniający należy oceniać przede wszystkim w stosunku do towarów lub usług, dla których znak towarowy został zgłoszony, potem zaś uwzględniając sposób, w jaki postrzega go właściwy krąg odbiorców.
W kwestii znaków towarowych składających się z oznaczeń lub wskazówek, których używa się też jako sloganów reklamowych, oznaczenia dotyczące jakości lub wyrażenia zachęcające do zakupu towarów lub usług oznaczonych tym znakiem, ich rejestracja nie jest sama w sobie wykluczona ze względu na tego rodzaju użycie.
Trybunał uznał też, że nie można wymagać, by slogan reklamowy miał „fantazyjny charakter” czy nawet ukazywał „wkład wysiłku twórczego, który spowodowałby efekt zaskoczenia, dzięki czemu łatwo by go było zapamiętać”, w celu niepozbawiania go minimum charakteru odróżniającego wymaganego przez rozporządzenie o znakach wspólnotowych.
Z orzeczenia wynika również, iż chociaż jest prawdą, że znak towarowy ma charakter odróżniający wyłącznie, jeśli na jego podstawie da się zidentyfikować objęte zgłoszeniem towary lub usługi jako pochodzące od konkretnego przedsiębiorcy, to należy stwierdzić, iż sama okoliczność, że właściwy krąg odbiorców postrzega znak towarowy jako sformułowanie reklamowe oraz że mógłby być używany także przez inne podmioty, ze względu na jego zachwalający charakter, nie wystarcza sama w sobie do uznania, że znak ten jest pozbawiony charakteru odróżniającego.
Pomimo iż znak będący przedmiotem sporu finalnie nie został zarejestrowany, orzeczenie to daje przedsiębiorcom bardziej stabilną podstawę do rejestracji znaków towarowych będących jednocześnie sloganami reklamowymi.
