Unijny system rejestracji znaków towarowych jest bardzo wygodny dla przedsiębiorców. Niestety, czasem niektórzy chcieliby go obejść. Jedną z takich spraw rozpatrywał w grudniu 2013 r. trybunał Sprawiedliwości UE.
25 października 2007 r. Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas dokonała w OHIM zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w postaci białego napisu „BASKAYA” na czerwonym, owalnym tle, ozdobionego trzema gwiazdkami, dla towarów spożywczych.
30 czerwca 2008 r. spółka Rivella International AG wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, podnosząc prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. W sprzeciwie powołano się na wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy dla piwa i napojów bezalkoholowych, przedstawiający stylizowany, czarny napis „Passaia”. W odpowiedzi na wezwanie do przedstawienia dowodów używania wcześniejszego znaku towarowego spółka uściśliła, że podtrzymuje sprzeciw jedynie w odniesieniu do tej części międzynarodowej rejestracji, która dotyczy Niemiec, oraz przedstawiła kilka dokumentów dowodzących używania znaku w Szwajcarii. W tym względzie powołała się ona na art. 5 konwencji z 1892 r. Zgodnie z tą konwencją używanie w Szwajcarii jest równoważne używaniu w Niemczech. Wydział Sprzeciwów, w związku z brakiem dowodów używania wcześniejszego znaku towarowego, oddalił sprzeciw. Stwierdził on, że z przedstawionych dokumentów wynikało, iż znak towarowy, na który powołano się w sprzeciwie, był używany jedynie w Szwajcarii.
Trybunał wskazał, że pod pojęciem wcześniejszych krajowych znaków towarowych należy rozumieć znaki towarowe wywołujące skutki w jednym z państw członkowskich, niezależnie od tego, czy zostały zarejestrowane na poziomie krajowym, czy międzynarodowym. Zdaniem Trybunału, przedstawiona przez wnoszącą odwołanie interpretacja, która prowadzi do wyłączenia znaków międzynarodowych z zakresu stosowania podstawowego wymogu używania, stanowi obejście wspólnotowego systemu ochrony. Art. 4 ust. 1 porozumienia madryckiego oraz art. 4 ust. 1 lit. a) protokołu do porozumienia madryckiego stanowią, iż ochrona znaku w każdej z zainteresowanych umawiających się stron jest taka sama, jak gdyby znak ten został zgłoszony bezpośrednio w urzędzie tej umawiającej się strony. A zatem na podstawie tych postanowień „znaki towarowe rejestrowane na mocy międzynarodowych uzgodnień obowiązujących w państwie członkowskim” są objęte tym samym systemem co „znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim”.
Wspólnotowy system znaków towarowych jest systemem autonomicznym, złożonym ze zbioru norm i zmierzającym do osiągnięcia szczególnych dla niego celów, a jego stosowanie jest niezależne od wszelkich systemów krajowych. W tym względzie wnosząca odwołanie nie może podważać wytycznych wywiedzionych Trybunału, w odniesieniu do pojęcia używania znaku towarowego. Trybunał orzekł bowiem wcześniej, że krajowe pojęcie obronnego znaku towarowego, w myśl którego wcześniejszy znak towarowy korzysta z ochrony na podstawie prawa krajowego, nawet jeżeli jego używanie nie może zostać wykazane, nie może stanowić przeszkody dla rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Odmienne podejście mogłoby zostać przyjęte jedynie w przypadku, gdyby przepisy regulujące wspólnotowy znak towarowy nie dokonywały harmonizacji pojęcia używania znaku.
Tymczasem przepisy przewidują, że wyłączywszy pewien okres, znak towarowy, który nie był rzeczywiście używany przez właściciela w danym państwie członkowskim, podlega sankcjom przewidzianym w tej dyrektywie, a w szczególności unieważnieniu.
