wtorek, 24 maj 2016 09:01

Niekompletny sprzeciw

30 kwietnia 2012 r. interwenient, Grup Supeco Maxor, SL, dokonał w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia słowno-graficznego unijnego znaku towarowego SUPECO dla aukcji publicznych i sprzedaży detalicznej. 16 sierpnia 2012 r. skarżąca, El Corte Inglés, SA, wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, oparty na słowno-graficznym unijnym znaku towarowym SUPER COR. Wydział Sprzeciwów częściowo uwzględnił sprzeciw, stwierdzając istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w wypadku zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego znaku towarowego.

Sprawa trafiła przed Sąd UE, który 24 maja 2016 r. wydał wyrok rozstrzygający spór. Sąd wskazał, że w formularzu sprzeciwu skarżąca zaznaczyła pole zatytułowane „Oparty na części towarów i usług”, a następnie wskazała następujące usługi: „reklama; zarządzanie w działalności handlowej; administrowanie działalności handlowej; czynności biurowe”. Ponadto, w przedstawieniu uzasadnienia dotyczącego sprzeciwu skarżąca nie dokonała żadnego innego uściślenia odnoszącego się do usług, na których opierał się wspomniany sprzeciw. A zatem, sprzeciw w niniejszej sprawie nie wykazywał żadnej sprzeczności mogącej wywołać wątpliwości odnoszące się do usług, na których oparto sprzeciw, ponieważ skarżąca zarówno wyraziła swój zamiar oparcia sprzeciwu jedynie na części towarów i usług objętych jej znakiem towarowym, jak i wymieniła część tych usług, w szczególności usługi należące do klasy 35, wymienione w jej zgłoszeniu do rejestracji.

Skarżąca była jednak zdania, iż Izba Odwoławcza błędnie wywiodła ze sprzeciwu, że dotyczy on jedynie usług „reklamy; zarządzania w działalności handlowej; administrowania działalności handlowej; czynności biurowych” i że nie może on być analizowany jako dotyczący również „aukcji publicznych”.  Sąd uznał jednak, że zgodnie z przepisami, rozpatrywanymi w świetle orzecznictwa, należy wskazać jasno i precyzyjnie towary i usługi, na których oparto sprzeciw.

Zgłaszający znak towarowy, który posłużył się wszystkimi ogólnymi określeniami nagłówka danej klasy klasyfikacji nicejskiej w celu identyfikacji towarów lub usług, w odniesieniu do których wnosi on o ochronę znaku towarowego, powinien uściślić, czy zgłoszenie do rejestracji dotyczy wszystkich towarów lub usług wskazanych w alfabetycznym wykazie danej szczególnej klasy, czy też jedynie niektórych z tych towarów lub usług. W wypadku gdyby zgłoszenie dotyczyło jedynie niektórych ze wspomnianych towarów lub usług, zgłaszający jest zobowiązany uściślić, jakie towary lub usługi – spośród należących do tej klasy – są przez niego wskazane. Takie wymogi jasności i precyzji należy uznać za nałożone także wobec wnoszącego sprzeciw, dla celów wskazania towarów i usług, na których oparto sprzeciw, aby umożliwić zarówno EUIPO wydanie orzeczenia w przedmiocie wniesionego sprzeciwu, jak i zgłaszającemu znak towarowy, którego dotyczy sprzeciw, podniesienie argumentów na swoją obronę. Dlatego też skarga została oddalona w całości.

Zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej możesz wykonać przy pomocy Kancelarii Prawno Patentowej Jarzynka i Wspólnicy.

Dział: Aktualności
poniedziałek, 23 maj 2016 15:37

Nr 1 bez ochrony

8 sierpnia 2013 r. GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH, skarżąca, dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia słowno-graficznego unijnego znaku towarowego „Mark 1”, dla papierosów elektronicznych i akcesoriów do nich. Decyzją z 8 stycznia 2014 r. ekspert odrzucił zgłoszenie w odniesieniu do wszystkich rozpatrywanych towarów na tej podstawie, że zgłoszony znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego. Skarżąca wniosła do EUIPO odwołanie od tej decyzji, ale Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła to odwołanie.

Izba Odwoławcza uznała, że właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów należących do szerokiego kręgu odbiorców i z konsumentów należących do wyspecjalizowanego kręgu odbiorców. Zauważyła ona, że zgłoszone oznaczenie jest graficznym znakiem towarowym składającym się ze słowa „mark” i cyfry 1. Wskazała, że cyfra 1 odnosi się co do ogólnej zasady do pierwszej lub najlepszej pozycji w klasyfikacji, a wyraz „mark” jest słowem angielskim, synonimem słowa „trademark”, czyli znaku towarowego. Z tego względu według Izby Odwoławczej zgłoszone oznaczenie stanowi odniesienie do okoliczności, że rozpatrywane towary znajdują się na pierwszym miejscu klasyfikacji marek papierosów. Konfiguracja grafiki i kolorów, mianowicie kolor czarny dla wyrazu „mark” i kolor czerwony dla cyfry 1, nie wystarcza zdaniem Izby do tego, by nadać zgłoszonemu oznaczeniu charakter odróżniający. Kolor czerwony sugeruje bowiem w jej opinii, że towar jest „numerem 1”. Ponadto krój liter nie jest nietypowy. W rezultacie zgłoszone oznaczenie pełni tylko funkcję reklamową i nie pozwala wyciągnąć wniosku co do pochodzenia towarów. Z tych względów Izba Odwoławcza stwierdziła, że nie może ono zostać zarejestrowane.

Spór trafił przed Sąd UE, który wydał wyrok 12 maja 2016 r. Skarżąca spółka twierdziła, że mimo że slogan reklamowy dla papierosów marki Mark Adams No 1 brzmi „Marka nr 1”, skarżąca utrzymuje, że konsument nie postrzega tego sloganu w charakterze klasyfikacji w ten sposób, że chodzi o najczęściej sprzedawaną markę. Wręcz przeciwnie zdaniem skarżącej przeciętny konsument wie, że papierosy tej marki nie zajmują pierwszego miejsca pod względem sprzedaży na rynku.

Sąd wskazał, że jeśli chodzi o znaki towarowe składające się z elementów, które są ponadto używane jako slogany reklamowe, oznaczenia dotyczące jakości lub wyrażenia zachęcające do zakupu towarów lub usług oznaczonych tymi znakami, ich rejestracja nie jest sama w sobie wykluczona ze względu na tego rodzaju użycie. Przy ocenie charakteru odróżniającego takich znaków towarowych nie należy stosować bardziej rygorystycznych kryteriów niż kryteria stosowane w przypadku innych oznaczeń. Nie można wymagać, by slogan reklamowy miał fantazyjny charakter czy nawet ukazywał wkład wysiłku twórczego, który spowodowałby efekt zaskoczenia, dzięki czemu łatwo by go było zapamiętać, aby wykazywał się charakterem odróżniającym.

Zachwalająca konotacja słownego znaku towarowego nie wyklucza, że nadaje się on mimo to do zagwarantowania konsumentom pochodzenia towarów lub usług nim oznaczonych. W ten sposób taki znak towarowy może być postrzegany przez właściwy krąg odbiorców równocześnie jako sformułowanie reklamowe i jako wskazanie pochodzenia handlowego towarów lub usług. Wynika z tego, że o ile odbiorcy ci postrzegają znak towarowy jako wskazanie pochodzenia, okoliczność, iż jest on jednocześnie, czy też nawet w pierwszej kolejności, odbierany jako sformułowanie reklamowe, nie ma wpływu na kwestię jego charakteru odróżniającego.

Sąd wskazał jednak, że okoliczność, iż wyraz „mark” może mieć kilka znaczeń, nie jest rozstrzygająca. Znak ten sugeruje zasadniczo właściwemu kręgowi odbiorców, że chodzi tu „markę numer 1” w odniesieniu do towarów objętych zgłoszeniem. Poza przekazem reklamowym, zgodnie z którym zgłoszony znak towarowy jest „numerem 1”, właściwy krąg odbiorców nie dostrzeże w nim jakiegokolwiek wskazania pochodzenia handlowego tychże towarów. Skarga została więc oddalona.

Prawo na Patent, patron merytoryczny kancelaria patentowa Jarzynka i Wspólnicy.

Dział: Aktualności

Zgodnie z jego definicją i przeznaczeniem, znak towarowy służy do oznaczania dowolnych towarów, celem między innymi odróżniana towarów jednego producenta od drugiego, a przedsiębiorcy mogą używać go w każdej sytuacji, jaka tylko przyjdzie im do głowy. Jak się jednak ostatnio okazuje, prawo do używania znaków towarowych nie zawsze pozostaje nieograniczone.

Irlandia, Wielka Brytania i Francja postulowały już od pewnego czasu za wprowadzeniem jednolitych opakowań papierosów we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Dwa pierwsze państwa przygotowały projekt regulacji, której elementem jest ustandaryzowanie opakowań wyrobów tytoniowych. Takie działanie miałoby na celu walkę z tytoniowym nałogiem, ale jednocześnie ograniczałoby wolność producentów papierosów w nakładaniu na ich opakowania znaków towarowych. Dziewięć krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, jak również Czechy, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Słowacja, Bułgaria, Grecja i Rumunia, wyraziło sprzeciw w tej sprawie.

Sama Wielka Brytania wprowadza właśnie takie zmiany. Według nowych przepisów wszystkie opakowania papierosów będą w kolorze oliwkowozielonym, z graficznymi ostrzeżeniami przed szkodliwością palenia. 65% powierzchni opakowania, zarówno tylnej, jak i przedniej jego części, muszą zajmować ostrzeżenia zdrowotne.

Zdaniem koncernów tytoniowych, standaryzacja opakowań pozbawi przedsiębiorców działających na rynku produktów tytoniowych możliwości używania znaków towarowych i wskazywania pochodzenia produktów. Kontrowersje wobec takiego rozwiązania nie świadczą jednak o tym, że nikt go wcześniej nie używał. W 2012 r. na jednolite opakowania papierosów zdecydowała się Australia. 

Dział: Aktualności
czwartek, 19 maj 2016 14:40

Brokatowy Odyn

Kwestia imigrantów w Europie to teraz jeden z najbardziej gorąco dyskutowanych w polityce tematów. W Finlandii oznaczenie „Żołnierze Odyna”, używane przez anty-imigrancką grupę zarządzającą uliczne patrole, jest już zarejestrowanym znakiem towarowym. Co zaskakujące, wcale nie na rzecz samych zainteresowanych.

O rejestrację znaku towarowego wystąpiła w lutym bieżącego roku przed fińskim urzędem patentowym studiująca w Szwecji Riikka Yrttiaho. Yrttiaho zarejestrowała znak towarowy na rzecz działającej w Finlandii feministycznej grupy, która w tym samym miesiącu uzyskała oficjalny status organizacji społecznej. Zgłoszenie obejmowało między innymi szeroki zakres odzieży. Oznacza to, że sami Synowie Odyna nie będą mogli oferować komercyjnie na przykład koszulek ze swoją nazwą. Yrttiaho i jej koleżanki zamierzają oferować odzież oznaczoną świeżo zarejestrowanym znakiem towarowym, na której według ich obwieszczeń ma nie zabraknąć „jednorożców i brokatu”.

Poza Finlandią, takie ekstremistyczne grupy działają też w Szwecji, Estonii i Norwegii. Fiński Minister Spraw Wewnętrznych, Petteri Orpo, określił działania Synów Odyna jako noszące cechy ekstremizmu i niepoprawiające bezpieczeństwa. Słowa te raczej nie poprawią humoru Synów Odyna, szczególnie kiedy na rynku pojawią się bluzy czy koszulki z nazwą ich organizacji na tle tęczowych barw i brokatowych jednorożców. 

Dział: Aktualności
środa, 18 maj 2016 13:49

Znak towarowy w filmie

Bollywoodzkie filmy cieszą się popularnością nie tylko w Indiach. Kolorowe produkcje pełne muzyki, tańca i czasem nieprawdopodobnych scen znalazły rzesze zwolenników na całym świecie. Co ciekawe, jedna z nich, zatytułowana „Kick”, była nawet częściowo kręcona w Polsce. Wokół filmu „Fan” utrzymanego w bollywoodzkiej konwencji toczy się ostatnio spór na tle praw do znaków towarowych.

Film „Fan” trafił na ekrany kin w Indiach w ubiegłym miesiącu. Jedna z największych gwiazd tego gatunku filmowego, Shah Rukh Khan, gra w nim w zasadzie siebie – popularnego gwiazdora filmowego. Zaskakujące jest, że aktor gra też drugą z głównych ról, sobowtóra gwiazdy, nazwiskiem Gaurav Chandna, który jest jednocześnie jego fanem i bardzo chce się z nim spotkać. W związku z tym, wyrusza w podróż z Delhi do Bombaju. W filmie znajduje się scena, w której Gaurav Chandna kupuje w prezencie dla swojego idola sohan halwa, tradycyjny indyjski deser. Zakupu dokonuje w realnie istniejącej, słynnej cukierni Ghantewala.

I tu zaczyna się problem. Właściciel Ghantewala uznał wykorzystanie oznaczenia cukierni oraz wspominanie o niej w rozmowie bohaterów filmu za naruszenie praw do znaku towarowego. Ewentualne naruszenie nie będzie jednak łatwe do udowodnienia. Wykorzystanie oznaczenia w filmie nie niesie za sobą jakichś negatywnych konotacji. Wręcz przeciwnie, deser z tej właśnie cukierni jest tam prezentowany jako coś wyjątkowego i godnego gwiazdy filmowej. Co więcej, filmowcy nie używali oznaczenia do produkcji czy sprzedaży słodyczy, trudno więc mówić o wykorzystywaniu go w charakterze znaku towarowego dla komercyjnych usług.

Dział: Aktualności
poniedziałek, 16 maj 2016 07:22

Drogi adres internetowy

W dzisiejszych czasach trudno nawet pomyśleć o prowadzeniu działalności gospodarczej na większa skalę bez posiadania strony internetowej. Zasady rejestracji nazw domen nie zostały jednak uregulowane w polskim prawie. W związku z tym, aby chronić prawa do znaku towarowego, należy opierać swoje roszczenia na przepisach ustawy Prawo własności przemysłowej. Jednak sytuacje, kiedy mamy do czynienia z naruszeniem, często nie są oczywiste.

Czasem więc przedsiębiorcy wolą po prostu wyłożyć pieniądze na zakup potrzebnej im domeny, do której praw nie posiadają. Tak zrobili niedawno właściciele polskiego startupu Brand24, nie chcąc już dłużej korzystać z adresu brand24.net. Zakup domeny brand24.com kosztował ich 100 tysięcy złotych. W takiej sytuacji można zastanawiać się, dlaczego startup nie dochodził roszczeń do domeny na podstawie praw do znaku towarowego. Nie jest to jednak takie proste.

Aby możne było dochodzić przed sądem praw do domeny, musi być pod nią prowadzona konkurencyjna działalność. Nie wystarczy w tym przypadku sama rejestracja domeny czy działanie strony z inną zawartością, niepowiązaną z towarami lub usługami chronionymi dla danego znaku towarowego. Ochrona przysługująca na podstawie przepisów dotyczących znaków towarowych przysługuje bowiem tylko w sporach przeciwko przedsiębiorcom, czyli w sytuacjach używania znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Nawet jednak jeśli osoba fizyczna dokonała rejestracji domeny tylko w celu odsprzedaży, właściciele naruszanego w niej znaku nie są bezsilni. Przedsiębiorcy, którym bardzo zależy na szybkim uzyskaniu korzystnej dla nich domeny, wolą więc często po prostu kupić ją od uprawnionego.

Podobna sytuacja miała miejsce w 2011 r., kiedy to domena play.pl, pod którą funkcjonował wcześniej sklep z grami komputerowymi, została zakupiona przez sieć telefonii komórkowej za 2 miliony złotych.

Dział: Aktualności
piątek, 13 maj 2016 07:16

Nie(efekt)ywne zgłoszenie

20 grudnia 2013 r. polska spółka Atlas sp. z o. o., dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego w postaci słowno-graficznego oznaczenia „Efekt perlenia”, głównie dla środków czystości i materiałów budowlanych.

26 marca 2014 r. ekspert powiadomił skarżącą o swoich zastrzeżeniach wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego. Zdaniem eksperta rozpatrywane towary były przeznaczone głównie dla polskojęzycznych specjalistów, a z uwagi na specjalistyczny charakter wspomnianych towarów poziom uwagi wykazywany przez grupę docelową będzie wysoki. Ponadto, jako że wyrażenie „efekt perlenia” oznacza „wrażenie występowania kropel, pęcherzyków”, a w branży budowlanej oznacza zjawisko występowania pęcherzyków wskutek hydrofobowości, stanowiące wyznacznik jakości wykonanej impregnacji, ekspert był zdania, iż zgłoszony znak towarowy stanowi wyrażenie przekazujące konsumentowi w odniesieniu do rozpatrywanych towarów bezpośrednią i oczywistą informację, że towary te umożliwiają wykonanie prawidłowej i skutecznej izolacji. Uznał on również, że elementy graficzne zgłoszonego znaku towarowego nie są wystarczająco charakterystyczne, aby nadać znakowi jako całości charakter odróżniający. Przedstawienie graficzne kropel stanowi bowiem jedynie wzmocnienie przekazu elementu słownego.

Decyzją z dnia 18 lipca 2014 r. ekspert odmówił rejestracji względem rozpatrywanych towarów. 11 września 2014 r. skarżąca wniosła do EUIPO odwołanie od tej decyzji, które jednak zostało oddalone, a sprawa trafiła przed Sąd UE.

Sąd wskazał w orzeczeniu, że o ile jest prawdą, że Izba Odwoławcza nie oparła wyraźnie oceny dotyczącej braku charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego na charakterze opisowym tego znaku, o tyle uzasadnienie leżące u podstaw tej oceny zasadza się na okoliczności, że rozpatrywany znak towarowy jest w istocie nośnikiem informacji dotyczącej towarów objętych zgłoszeniem. Nie są bowiem rejestrowane znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usług, lub innych ich swoistych właściwości.

Sąd stwierdził, iż krople wody na tle asymetrycznego krzyża przedstawiają efekt perlenia na fudze i jedynie ilustrują informację o produktach zawartą w elemencie słownym „efekt perlenia”. Co się tyczy argumentu skarżącej, zgodnie z którym EUIPO, opierając się na witrynie internetowej pewnego przedsiębiorstwa, niesłusznie stwierdził, że słowa „efekt perlenia” mają konkretne znaczenie i są powszechnie używane, oraz skierowanej przeciwko Izbie Odwoławczej krytyki za rzekome niezastosowanie oficjalnej definicji pochodzącej ze słownika języka polskiego, należy stwierdzić, że ekspert odwołał się do słownikowego znaczenia obu słów i ich kombinacji. Wynika z tego, że słowo „efekt” oznacza „wrażenie wywarte przez coś lub przez kogoś”, że słowa „perlić się” oznaczają „występować w postaci kropel, pęcherzyków”, a ich kombinacja oznacza „wrażenie występowania kropel, pęcherzyków”. Co się tyczy Izby Odwoławczej, odniosła się ona nie tylko do witryny internetowej przedsiębiorstwa Izobud, ale również do dwóch innych źródeł wskazujących na powszechne użycie tego wyrażenia, mianowicie witryny internetowej polskiego miesięcznika poświęconego sprawom budowlanym Murator oraz internetowego portalu budowlanego „Budownictwo Polskie”.

Skarga została oddalona w całości.

Dział: Aktualności
czwartek, 12 maj 2016 07:30

Znak towarowy McDonald's

Sieć barów szybkiej obsługi McDonald’s już wielokrotnie bywała w sadzie w obronie swojego prefiksu „mac” lub „mc”. Teraz sieć, która ma ponad 35.000 restauracji na całym świecie, wygrała przed sądem w sprawie zgłoszenia znaku towarowego „McKosher”. Taki znak został zgłoszony w Australii i miał służyć do oznaczania usług prowadzenia restauracji i cateringu.

McDonald złożył jednak szybko wniosek o uniemożliwienie rejestracji znaku towarowego, twierdząc, że element słowny „mac” zawarty na początku znaku towarowego świadczy o zbytnim podobieństwie do znaków najbardziej znanej sieci fast-food na świecie. "Mac" lub "Mc" należy do rodziny znaków towarowych używanych do reklamowania produktów spożywczych przez McDonald's Corp, takich jak na przykład "MacFries" czy "McChicken", które przynoszą spółce gigantyczne dochody.

Sąd rozpatrujący sprawę zgodził się z siecią McDonald’s, iż taki znak towarowy zarejestrowany na rzecz innego podmiotu mógłby budzić skojarzenia właśnie z McDonald’s.

Co ciekawe, w orzecznictwie wspólnotowym istnieje potwierdzony pogląd, że przeciętny odbiorca znaku towarowego łatwiej zapamiętuje początkową część znaku i to na niej  skupia swoją uwagę. Pewne jest również, że rodzina znaków McDonald’s cieszy się ogromną rozpoznawalnością. Rozstrzygnięcie sądu było więc raczej do przewidzenia.

Dział: Aktualności
wtorek, 10 maj 2016 15:24

Spór społecznościowy

Brand squatting znaczy mniej więcej tyle, co zajmowanie "na dziko" znaków towarowych. Pierwotnie squaty były opuszczonymi budynkami lub lokalami, zajętymi przez nielegalnych lokatorów. Jest to proceder, którym  szczególnie często parają się Chińczycy. Powoduje to dość liberalne prawo rejestracji w tym kraju znaków towarowych, gdzie odpowiedzialny za to urząd nie weryfikuje, czy zagraniczne marki rejestrowane jako tego typu oznaczenia mają w ogóle cokolwiek wspólnego ze zgłaszającym je do ochrony podmiotem. Pechowo dla prawowitych właścicieli znaków towarowych zarejestrowanych w Europie czy w USA, w Chinach liczy się głównie, kto dany znak pierwszy raz zarejestrował, a nie kto tego znaku do tej pory używał i wypracował jego renomę.

Z tego względu, wyegzekwowanie w Państwie Środka ochrony swojego oznaczenia bywa bardzo trudne, nawet dla dużych koncernów. W tym miesiącu przekonała się o tym spółka Apple, która przed pekińskim sądem przegrała bój o oznaczanie przez krajowy podmiot torebek damskich marką „IPHONE”. Istnieją jednak również wyjątki od tej niechlubnej prawidłowości. W maju 2016 r. spór przed sądem w Pekinie wygrał właściciel najpopularniejszego portalu społecznościowego, Facebooka.

Przedmiotem sporu była rejestracja na rzecz chińskiej spółki Zhongshan Pearl River znaku towarowego „Facebook”. Sąd rozpatrujący spór uznał, że podmiot ten działał z oczywistą intencją nieuczciwego wykorzystania popularnego oznaczenia, a jego działania naruszyły zasady moralne. W chińskim orzecznictwie tworzy się najwyraźniej nowy trend, zbliżony do zasad prawnych stosowanych w innych krajach. Co ciekawe, sądowa batalia toczyła się tak naprawdę o znak towarowy - widmo. Portal Facebook w Chinach bowiem nie działa, jest zablokowany przez rząd.

Dział: Aktualności
poniedziałek, 09 maj 2016 13:42

Szampański spór

16 stycznia 2012 r. interwenient, Ciacci Piccolomini d’Aragona di Bianchini Società Agricola, zgłosił do rejestracji w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) słowny unijny znak towarowy PICCOLOMINI dla napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa. 14 maja 2012 r. skarżąca, Henkell & Co. Sektkellerei KG, wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, oparty na wcześniejszym słownym unijnym znaku towarowym PICCOLO.

Interwenient wniósł o to, by skarżąca przedstawiła dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego. Skarżąca stwierdziła, że korzystała ze znaku towarowego PICCOLO dla wina musującego w szesnastu państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ze znaku towarowego PIKKOLO dla wina musującego w Niemczech i w Austrii. Dodała, że różnica w zapisie słowa „pikkolo” była minimalna w porównaniu ze słowem „piccolo” i że była ledwie zauważalna dla właściwego kręgu odbiorców, ponieważ te dwa słowa wypowiada się w identyczny sposób. Skarżąca przekazała ponadto dokumenty i inne dowody celem wykazania rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego.

Decyzją z 17 września 2013 r. Wydział Sprzeciwów uznał, że skarżąca przedstawiła dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego i uwzględnił sprzeciw w całości. 18 listopada 2013 r. interwenient wniósł do EUIPO odwołanie od tej decyzji. Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO uwzględniła odwołanie i uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów na tej podstawie, że skarżąca nie przedstawiła wystarczających dowodów, by wykazać rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego.

W kwietniu 2016 r. Sąd unii Europejskiej wydał wyrok w tej sprawie. Sąd wskazał, że znak towarowy jest rzeczywiście używany wówczas, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie tożsamości pochodzenia towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego.

Ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego powinna być oparta na ogólnej ocenie wszystkich czynników istotnych w rozpatrywanym przypadku, mianowicie faktów i okoliczności pozwalających na ustalenie, czy znak był faktycznie wykorzystywany handlowo, w szczególności zaś powinna ona uwzględniać sposoby korzystania ze znaku uznawane w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione dla zachowania lub wykreowania rynku zbytu dla towarów lub usług chronionych danym znakiem towarowym, charakter tych towarów lub usług, cechy danego rynku oraz zasięg i częstotliwość używania znaku. Rzeczywiste używanie znaku towarowego nie może zostać dowiedzione za pomocą przypuszczeń lub domniemań, tylko musi opierać się na konkretnych i obiektywnych dowodach, z których wynika, iż znak był używany faktycznie i na wystarczającą skalę na danym rynku.

Sąd uznał również, że w celu oceny wartości dowodowej danego dokumentu należy przede wszystkim sprawdzić prawdziwość informacji w nim zawartych. Należy zatem wziąć pod uwagę w szczególności pochodzenie dokumentu, okoliczności jego sporządzenia oraz jego adresata, a następnie na podstawie jego treści zadać sobie pytanie, czy wydaje się on sensowny i wiarygodny. W niniejszej sprawie oświadczenie pod przysięgą zostało złożone przez dyrektora marketingu skarżącej, w związku z czym nie jest tak samo pewne i wiarygodne jak oświadczenie złożone przez osobę trzecią lub osobę niezależną od tej spółki. Samo oświadczenie złożone pod przysięgą nie jest wystarczające i stanowi jedynie poszlakę, która winna zostać poparta innymi dowodami.

Tymczasem, wskazówki zawarte w oświadczeniu złożonym pod przysięgą nie były poparte towarzyszącymi mu dowodami. Wprost przeciwnie, z faktur przekazanych przez skarżącą jasno wynika, że odnosiły się one tylko do terytoriów czterech państw członkowskich. Wbrew twierdzeniom skarżącej, termin „piccolo” nie był wcale przedstawiony na towarze lub na opakowaniu w wyraźny sposób, który zwraca tym samym uwagę konsumenta. Wprost przeciwnie, jak słusznie podkreśliła Izba Odwoławcza, ewidentnie to termin „henkell” był wyraźny zarówno na towarze, jak i na opakowaniu.

Skarga spółki Henkell została oddalona.

Dział: Aktualności