Skarżąca w omawianym sporze, Birkenstock Sales GmbH, wstąpiła w prawa Birkenstock Orthopädie GmbH & Co. KG, na rzecz której w dniu 27 czerwca 2012 r. dokonano w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) międzynarodowej rejestracji graficznego znaku towarowego w postaci pionowych i poziomych zachodzących na siebie fal. 25 października 2012 r. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) otrzymał powiadomienie o międzynarodowej rejestracji rozpatrywanego oznaczenia.
21 listopada 2012 r. ekspert poinformował skarżącą o tymczasowej całkowitej odmowie przyznania temu znakowi towarowemu w Unii. Podstawą przywołaną na poparcie tej odmowy był brak charakteru odróżniającego. Potwierdziła to późniejsza decyzja EUIPO. Skarżąca wniosła odwołanie od tej decyzji, które zostało oddalone.
Izba Odwoławcza ustaliła w szczególności, że omawiane oznaczenie przedstawia falowane linie, które zachodzą na siebie pod kątem prostym i układają się w powtarzającą się sekwencję, która może rozciągać się w czterech kierunkach kwadratu, a zatem może być stosowana na każdej powierzchni dwu- lub trójwymiarowej. Omawiane oznaczenie zostanie zatem natychmiast uznane za przedstawienie motywu zdobniczego. Izba Odwoławcza wskazała ponadto, że powszechnie wiadomo, iż powierzchnie towarów lub ich opakowania są zdobione motywami z różnych powodów, głównie w celu poprawienia ich estetyki lub też sprostania wymogom technicznym.
Sprawa trafiła do Sądu UE, który wydał wyrok 9 listopada 2016 r. Sąd wskazał, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem kryteria oceny charakteru odróżniającego trójwymiarowych znaków towarowych tworzonych przez wygląd samego towaru nie różnią się od kryteriów stosowanych do innych kategorii znaków. Jednakże przy stosowaniu tych kryteriów należy uwzględnić okoliczność, że charakterystyczny dla przeciętnego konsumenta sposób postrzegania niekoniecznie będzie taki sam w przypadku trójwymiarowego znaku towarowego, odpowiadającego samemu wyglądowi zewnętrznemu towaru, jak w przypadku znaku słownego lub graficznego, którym jest oznaczenie niemające związku z wyglądem oznaczonych nim towarów.
Tylko taki trójwymiarowy znak towarowy pokrywający się z wyglądem samego towaru, który w sposób znaczący odbiega od normy lub zwyczajów danego sektora i w związku z tym może pełnić podstawową funkcję wskazywania pochodzenia, nie jest pozbawiony charakteru odróżniającego.
Należy ponadto zauważyć, że w toku postępowania administracyjnego i w swoich pismach procesowych przed Sądem skarżąca wskazała, że używała oznaczenia od ponad 40 lat. Zapytana o to używanie na rozprawie skarżąca przyznała, że używanie to polegało na stosowaniu omawianego oznaczenia na zewnętrznych podeszwach obuwia i że motyw pokrywał całość powierzchni. Takie używanie odpowiada używaniu tego oznaczenia jako wypukłego motywu zdobniczego. Argumentacja skarżącej nie jbyła spójna w zakresie, w jakim twierdzi ona z jednej strony, że międzynarodowy znak towarowy stanowi „zwykły” graficzny znak dwuwymiarowy, a nie motyw zdobniczy, zaś z drugiej strony, że używanie tego oznaczenia na zewnętrznych podeszwach obuwia, mianowicie jako wypukłego motywu zdobniczego, stanowi używanie znaku towarowego. Skarga została oddalona.