9 lutego 2010 r. spółka The English Cut dokonała w OHIM zgłoszenia oznaczenia słownego „The English Cut” do rejestracji w charakterze wspólnotowego znaku towarowego, dla towarów takich jak „Odzież, z wyjątkiem garniturów, spodni i marynarek; obuwie, nakrycia głowy”. 4 października 2010 r. hiszpańska sieć domów towarowych El Corte Inglés wniosła sprzeciw wobec rejestracji wspomnianego znaku, na podstawie hiszpańskiego słownego znaku towarowego „El Corte Inglés” oraz dwóch znaków graficznych, w postaci zielonych trójkątnych chorągiewek, z białym lub czerwonym napisem tej samej treści.
12 lipca 2011 r. Wydział Sprzeciwów OHIM oddalił sprzeciw, a już w sierpniu El Corte Inglés wniosła odwołanie od tej decyzji. Sporną decyzją Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła to odwołanie. Sprawa trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości UE.
Izba Odwoławcza orzekła, że oznaczenia te nie wykazują żadnego podobieństwa na płaszczyznach wizualnej lub fonetycznej. W odniesieniu do płaszczyzny konceptualnej uznała ona, że oznaczenie słowne „The English Cut” rozpatrywane jako całość, będzie postrzegane przez odbiorców hiszpańskich, którzy nie posiadają pogłębionej znajomości języka angielskiego, jako nazwa fantazyjna. Natomiast przyznała ona, że mimo słabej znajomości języka angielskiego u części przeciętnych konsumentów hiszpańskich, angielski wyraz „English” zostanie zrozumiany przez większość tych konsumentów jako wyrażenie pojęcia podobnego do tego wyrażonego za pomocą hiszpańskiego słowa „Inglés”. Przeprowadzając następnie całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, Izba Odwoławcza uznała, że słowa „El Corte” i „Cut” stanowią dominujące elementy kolidujących ze sobą oznaczeń, a właściwy krąg odbiorców nie będzie w stanie ustalić jakiejkolwiek „zbieżności konceptualnej” między tymi oznaczeniami.
Trybunał wskazał, że lekki, nieznaczny czy minimalny charakter podobieństwa konceptualnego należy do oceny stanu faktycznego sprawy. Tymczasem Sąd nie jest związany taką oceną dokonaną przez Izbę Odwoławczą, w przypadku gdy stanowi ona część uzasadnienia decyzji, której zgodność z prawem została przed nim zakwestionowana.
Trybunał podkreślił, że Sąd wskazał w zaskarżonym wyroku, iż z porównania kolidujących ze sobą oznaczeń przeprowadzonego wynikało, że oznaczenia te nie są podobne. Otóż, orzekając w ten sposób, Sąd naruszył prawo. Sąd nie mógł bowiem pominąć swojego własnego ustalenia, zgodnie z którym między kolidującymi ze sobą oznaczeniami istnieje podobieństwo konceptualne. W tych okolicznościach Sąd powinien był zbadać, czy stopień podobieństwa, choćby nieznaczny, nie jest – wobec występowania innych istotnych czynników takich jak powszechna znajomość lub renoma wcześniejszego znaku towarowego – wystarczający do tego, by zainteresowany krąg odbiorców dostrzegł między tymi oznaczeniami związek. Wobec tego, sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia przez Sąd.