Spółka Ferring prowadzi działalność w zakresie sprzedaży produktu leczniczego przy zastosowaniu znaku towarowego Klyx, którego jest właścicielem, w Danii, Finlandii, Szwecji i Norwegii. We wszystkich tych państwach Klyx jest sprzedawany w identycznych opakowaniach, czyli we flakonikach o pojemności 120 ml albo 240 ml, oraz w opakowaniach zwierających jedną dawkę lub dziesięć dawek tego produktu. W ramach swojej działalności w zakresie przywozu równoległego Orifarm zakupił Klyx w Norwegii w pudełkach po dziesięć dawek i sprzedaje ten produkt na rynku duńskim po zapakowaniu go w nowe opakowania zawierające jedną dawkę, które opatruje znakiem towarowym Klyx.

Spółka Ferring utrzymywała, że zgodnie z prawem może sprzeciwić się spornemu przepakowaniu w zakresie, w jakim, po pierwsze, sposób ten nie jest niezbędny do sprzedaży tego produktu będącego przedmiotem przywozu równoległego, i po drugie, przepakowanie to jest wyłącznie uzasadnione poszukiwaniem korzyści handlowej przez podmiot dokonujący przywozu. Orifarm podnosiło, że przepakowanie jest konieczne w celu uzyskania dostępu do części duńskiego rynku, jaki tworzy Klyx zapakowany w opakowania zawierające jedną dawkę produktu.

Krajowy sąd podkreślał, że z utrwalonego orzecznictwa Trybunału wynika, iż właściciel znaku towarowego nie może sprzeciwić się przepakowaniu, jeśli sprzeciw przyczyni się do podziału rynków krajowych. Taki przypadek miałby miejsce, gdyby sprzeciw utrudniał przepakowanie konieczne do sprzedaży produktu leczniczego w państwie przywozu. W tych okolicznościach sąd odsyłający stawia sobie pytanie, czy sporne przepakowanie może zostać uznane za konieczne, zważywszy na fakt, że Klyx jest dostępny w opakowaniach zawierających jedną albo dziesięć dawek we wszystkich państwach, które podpisały porozumienie EOG, gdzie produkt leczniczy jest dostępny na rynku, w tym w państwach, których dotyczy postępowanie główne.

W wyroku z 10 listopada 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że wykonywanie przez właściciela znaku towarowego prawa do sprzeciwiania się przepakowywaniu stanowi tego rodzaju ukryte ograniczenie w rozumieniu powołanego przepisu, jeżeli przyczynia się ono do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami, które są stronami porozumienia EOG, jeżeli to przepakowywanie dokonywane jest w sposób zapewniający poszanowanie uzasadnionych interesów właściciela znaku towarowego. Tymczasem sprzeciw właściciela znaku towarowego wobec przepakowywania produktów leczniczych przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami, które są stronami porozumienia EOG, jeżeli przepakowanie jest niezbędne do tego, by produkty będące przedmiotem przywozu równoległego mogły być wprowadzane do obrotu w państwie przywozu.

Jak bowiem wynika z orzecznictwa Trybunału, prawo właściciela znaku towarowego podlegającego ochronie w państwie członkowskim polegające na sprzeciwieniu się sprzedaży z wykorzystaniem znaku towarowego towarów przepakowanych może być ograniczone jedynie w zakresie, w jakim przepakowanie, jakiego dokonuje podmiot dokonujący przywozu, jest konieczne do sprzedaży towaru w państwie przywozu.

Z rozważań tych wynika zatem, że właściciel znaku towarowego może zakazywać zmian wiążących się z przepakowywaniem produktu leczniczego opatrzonego tym znakiem towarowym – które z samej swej istoty stwarzają niebezpieczeństwo naruszenia oryginalnego stanu produktu leczniczego – chyba że przepakowywanie nie jest niezbędne w celu umożliwienia wprowadzania do obrotu produktów będących przedmiotem przywozu równoległego, a uzasadnione interesy właściciela znaku towarowego są chronione.